本文作者：张现涛

基本案情

某龙药业是上市公司，主营药品的研发、生产、销售。2017年公司上市后开始经营大健康产业，除原有的药品外，涵盖面膜、牙膏、茶叶等产品。“某龙”是企业核心商标，注册于上世纪八十年代，核准注册的类别为第5类人用药、第3类日化产品、第10类医疗器械等。

2022年下半年，某龙药业发现电商平台上出现“某龙益生菌”产品（产品标准为固体饮料，按照商标分类应属于第32类），生产商为济南某龙医药公司，销售商为天津某公司。

某龙药业认为，济南某龙公司未经许可擅自在益生菌产品上使用“某龙”商标，易使相关公众对商品的来源产生混淆，侵犯其商标权。同时，某龙药业想要在本案中将其“某龙”商标认定为“驰名商标”。

办案思路

一、要点一：驰名商标按需认定

1、案件办理的两种路径

从商标侵权的角度，认定济南某龙公司所生产的“某龙益生菌”构成商标侵权，有两种思路：

（1）益生菌与人用药构成类似商品，济南某龙公司未经某龙药业公司许可，在类似商品上使用与其注册商标相同的商品，构成商标侵权行为。

（2）益生菌与人用药不属于相同类似商品，但某龙药业公司的“某龙”商标经长期大量使用已达到驰名程度，济南某龙公司将“某龙”商标使用在益生菌产品上，易使相关公众产生混淆，构成商标侵权行为。

综合委托人想要在本案中认定“驰名商标”的需求，必然要选择第二种思路，排除第一种思路。

这是基于驰名商标认定的第一个要点：驰名商标是按需认定。

在侵权商品与商标核定使用商品构成相同类似商品的情况下，其使用行为已经直接侵害了某龙药业的商标权，无需就“某龙”是否构成驰名进行认定。

2、路径可行性分析

“益生菌”与“人用药”不属于相同类似商品是认定驰名商标的前提，是能否在本案中认定驰名的关键之一。

代理律师认为可以论证两者不属于类似商品，具体理由如下：

首先，根据《类似商品与服务区分表》“益生菌”本身并未明确划分所属类别；

其次，商品是否类似，可以根据商品的功能、用途、消费群体等来划分。从功能用途来看，人用药的消费群体是病人，功能用途是用于治疗疾病。而“益生菌”的消费群体是一般公众，其功能用途是补充肠道菌群。两者在消费群体、功能用途等方面存在明显区别，双方不存在可替代性，且两者所依据的产品质量标准亦大不相同。

可见，两者不属于相同类似商品的观点，具有合理性，获得法官采纳的可能性较高。

二、要点二：混淆可能性

案涉商品与商标核定使用商品应当存在一定关联，进而使相关公众存在混淆可能性。

以本案为例，若案涉商品为化肥、微波炉等，则会因为双方商品功能、用途、销售渠道等方面差异巨大，使得相关公众难以产生混淆，也就不会侵害权利人的商标权，从而失去请求驰名商标保护的基础。

三、要点三：如何证明商标驰名的事实

在首次进行驰名商标认定的案件中，证明商标已构成驰名通常从以下几点入手：

（一）商标的最早注册、使用时间，及持续使用的证据；

（二）使用该商标的商品的市场份额、销售范围、利税等，可以提供销售合同、发票等进行证明；

（三）该商标的广告宣传情况，可以提供重大宣传活动的合同、发票、照片等予以证明；

（四）该商标具有较高知名度的证据，如企业及商标所获得的各种荣誉、报道等；

四、认定及判决

法院经审理认为，“人用药”与“益生菌”不属于相同类似商品，本案有认定驰名商标的必要。经审理查明，“某龙”商标经长期大量宣传使用，已达到驰名的程度。被告未经许可擅自将“某龙”使用在益生菌商品上，易使相关公众产生混淆，侵害了原告的商标权。进而判决被告停止商标侵权行为并赔偿原告损失。

作者介绍

张现涛

京师律所（全国）知识产权专业委员会委员

京师西安律所商标法律事务部主任

张现涛律师在长期的法律工作中，代理了大量各类案件，包括知识产权侵权纠纷、商标授权确权纠纷、著作权纠纷、合同纠纷等案件，具有丰富的理论和实践经验。被聘为高陵区知识产权维权援助工作站负责、西安市知识产权公益服务特派员。

在某上市公司商标侵权案中，成功通过司法认定将客户商标认定为“驰名商标”；

在陕西汉中、渭南某著作权系列侵权案中，成功代理数十起件案件并均获得胜诉；

在西安市灞桥区某建筑物区分所有权纠纷中，成功代理小区业委会获得胜诉，为业主赢得公共区域的所有权和使用权；

在杨凌某商品房预售合同纠纷中，代理数十位业主并获得胜诉；

在陕西渭南某虚假宣传行政处罚案听证及复议程序中，代理客户成功将拟处罚金额由20万元降为8000元。